E-Ticaret'te Marka Tescili ve Marka Hakkına Tecavüz

09
Ara
E-Ticaret’te Marka Tescili ve Marka Hakkına Tecavüz

İşletmekte olduğunuz web sitenize marka tescili yaptırmanız gerekir mi, yaptırmazsanız ne olur?

Yıllardır işletmekte olduğunuz ve para kazandığınız bir web siteniz var ve siz kullanmakta olduğunuz alan adına dair marka tescili yaptırmamışsınız. Birileri de çıkıp bu isimle marka tescili yaptırıyor. Daha sonra ise size Markasına Tecavüz suçlamasıyla dava açıp tazminat talep ediyor.
Son derece ciddi ve üzerinde durulması gereken bir konu değil mi?

Bu soruyu hem web hosting hem de marka tescil hizmetleri veren Natro’ya sordum ve konu ile ilgili bilgi almam için avukatlarına yönlendirdiler. Telefonda sorumu ilettiğim Av.Ayşegül Hn. bunun mümkün olduğunu ve eğer marka tescili yaptırılmamış olan bir isimle internet sitesi işletmeye devam edilir ise ve bu zaman içinde birisinin çıkıp ta o isimle marka tescilini yaptırması halinde markayı tescil ettiren kişinin sizin sitenizi kullanmanızı engelleyebileceğini ve hatta bundan ticari gelir elde ediyorsanız yüklü tazminat cezaları ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Türkiyede kendi branşında önemli yerlere gelmiş pekçok web sitesi işleten kişilerin web adreslerine baktım ve marka tescilinin yapılmamış olduğunu gördüm. Tabi web siteleri adına marka tescili yaptırmamışların içinde ben de varım.
Hatta bize ait olan ve 2003 yılından buyana işletmekte olduğumuz önemli bir e-ticaret sitemize ait alan adının 2009 yılında bir firma adına marka tescili yapıldığını da gördüm.

Peki şimdi ne olacaktı? Ya o firma çıkıp ta sen benim markamı kullanıyorsun, bu marka Türkiyede benim adıma tescilli, sen artık bunu kullanamazsın, kullanırsan tazminat davası açarım derse ne olacaktı?
.com alan adımız uluslararası değil miydi? Bu nasıl olabilirdi? Uluslararası arenada benim adıma olan bu alan adını işletmem, Türkiye’de bir kişinin bu alan adı ile marka tescil ettirmesi sonucu engellenebilir miydi?
Peki bu mümkünse dünyanın herhangi bir ülkesinde o alan adını marka olarak tescil ettirmiş bir kişi başvuruda bulunup o siteyi engellettirebilir miydi?
Bunun olabileceğini sanmıyordum. Ancak belki de o kişi kendi ülkesinde o markanın sahibi olduğu için sizin sitenizi o ülkede erişime kapattırabilir. Her ülkenin kanunu farklı. Olur mu olur.
Tabi web sitesi işletenler için diğer ülkeler önemli değil, sizinle aynı dili konuşan ve we sitenizin dili hangi dildeyse o dilde anlaşan insanların bulunduğu ülkenin yasaları önemli. Yani adam bu site benim markamı kulanıyor deyip te Uganda’da sitenizi erişime kapattırsa ne olur, ama Türkiye’den biri çıkar da bu marka benim ve bu site de benim marka ismimi kullanıyor derse işiniz var.

Türkiye’de durum neydi? Belki de marka tescili yaptırmış olan kişi mahkemeye başvurup bu web sitesi benim marka hakkıma tecavüz ediyor deyip sitemizi erişime kapattırabilirdi.

Tüm bu sinir bozucu ihtimaller bu konuyu iyice araştımamı gerektirdi ve bu sorun eğer işletmekte olduğunuz web sitenizin alan adını Türkiye’de marka tescili yaptırmadıysanız sizin de başınıza gelebilir.

Belirttiğim gibi Natro’nun bu konulara bakan avukatı marka tescili yaptırmış olan kişilerin web sitenizi işletmeye devam etmeniz durumunda sizden tazminat talep edebileceklerini söylüyordu.

Konuyu farklı kişilerden ve uzmanlardan da dinlemek üzere, önemli bir işadamı arkadaşım olan Nuri Atakan’ı aradım. Nuri Bey’in ithal ettiği mallarıyla ilgili pekçok markası vardı. Bu markaların tescilini yapmış olan marka-patent ajansına beni yönlendirdi.

Firma yetkilisine yukarıdaki endişelerimi anlattım. Hepsinden önemlisi de olay örnek olmaktan çıkmış ve bir fiil bizim başımızdaydı. Henüz biz ihtarname veya dava ile karşı karşıya değildik ancak önemli sitelerimizden biri adına bizim o siteyi açmamızdan 6 sene sonra biri çıkıp marka tescilini yaptırmıştı.
Marka ajansından görüştüğüm yetkili de Natro ile aynı paralelde bilgi verdi. Bu siteyi işletmememizi ve işletmeyi durdurmamızı önerdi. Eğer işletmeye devam edersek geriye dönük olarak ta onların markayı tescil ettirmesinden bugüne karar olan tüm satışlarımız üzerinden tazminat ödeyeceğimiz konusunda uyardı.

Peki ne yapmalıydık? Yıllardır emek verdiğimiz ve alanında önemli bir yer edinmiş olan sitemizden vaz mı geçecektik? Biz yıllarca emek verip o siteyi biryerlere getirelim, reklam yapalım, tanıtalım, sonra biri çıkıp yıllar sonra o alan adı ile marka tescili yaptırdı diye kapatıp gidelim. Bu ne vicdana ne hukuka uygun değil. Dolayısıyla araştırmaya devam ettim.
Marka ajansı yetkilisine bu durumda ne yapılabileceğini sordum.
O markaya karşı Markanın Hükümsüz bırakılması davası açabileceğimizi önerdi.
Dava harcı, avukatlık masrafı falan derken maliyet 8000 TL leri buluyordu. İşe bakın, bir ihmal nelere sebep oluyor. Keşke alt tarafı, kendiniz yaptırsanız 650 TL leri geçmeyen bir masrafa katlanıp zamanında o alan adı için marka tescili yaptırsaymışız. Bu tescil 10 yıl süre ile koruma sağlıyor.

Marka tescili sınıf sınıf yapılıyor. Türk Patent Enstitüsüne kendiniz veya bu konuda yetkili marka vekiliniz aracılığıyla başvuruyorsunuz. İnternet siteleri 35’inci sınıfa giriyor. Her sınıf için ayrı ayrı müracaat yapılıyor. E-Ticaret yapacak ve sanal mağaza işletecekseniz 35’inci sınıf. Önce başvuru inceleniyor, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre bir engel yok ise başvuru kabul ediliyor. Sonra ilan süresi var. Eğer ilan süresinde herhangi bir itiraz gelmezse sonra tescil süresi var. Yaklaşık 1 yıl sonra marka sizin oluyor.
Konuyla ilgilenenler için bu kanun hükmünde kararnameyi mutlaka incelemenizi öneririm. Hangi isim ve semboller marka olarak alınamıyor, marka size nasıl bir koruma sağlıyor, itirazlar, başvurular, davalar gibi konuların hepsi burada yer alıyor. Tabi bunu anlayabilmek için biraz hukuk dilini de bilmek gerekiyor.

Gelelim önceki konumuza. Dava açıp o markayı hükümsüz bırakmaktan başka çaremizin olmadığını belirttiler.

Hemen bu 8000 TL lik maliyeti göze alıp balıklama atlamak yerine bu dava için örnek davaları ve mahkeme kararları ile yargıtay kararlarını incelemeye başladım.

Bu konularda internet üzerinden ulaşabileceğiniz pek çok örnek dava, davaların sonucunda mahkeme kararları, yargıtay kararları ve hatta yerel mahkeme ile yargıtayın dahi anlaşamadıkları konular olduğunu göreceksiniz. Yerel mahkeme karar veriyor, dava yargıtaya gidiyor, yargıtay mahkeme kararını bozuyor, yerel mahkeme halen direniyor, dava hukuk dairesine gidiyor falan filan. Yani senin benim burada konuşmamızla olacak gibi değil, mahkemeler bile kim haklı işin içinden zor çıkıyor.

Bir markanın hükümsüz bırakılması için olan dava örneklerine baktığımda şunları gördüm. Genellikle, marka tescili yaptırmış olan kişinin, büyük ve uluslararası tanınmışlığı olan bir markayı taklit ederek kendi ülkesinde tescil ettirenlere karşı olan davalar var. Mahkemeler, hükümsüz bırakılması istenen markanın tescil edilişinde kötü niyet var mı yok mu ona bakıyor. Bir diğer husus ise, büyük ve tanınmış marka kendisine benzer diğer küçük markayı kendi tanınmışlığından istifade etmek için bu markayı tescil ettirdiğini iddia ediyor. Bu durumda o asıl markanın gerçekten tanınmış olup olmadığına bakılıyor.

Örnek bir dava JUMP markası ile ilgili. JUMP uluslarası bir marka ve Türkiyede de biliniyor. Türkiyeden bir kşi gidip bu markayı Spor Aletleri sınıfında tescil ettirmiş ve bu marka ile üretim ve satış yapmış. JUMP ise tekstil alannda tescilli. Büyük marka olan JUMP kendi tanınmışlığından yararlanmak için bu adla marka tescili yaptırıldığını iddia ederek yeni çıkan ve farklı kategoride tescil ettirilmiş olan JUMP’a dava açıyor. Yerel mahkeme yeni jump u hükümsüz bırakıyor. Olay yargıtaya gidiyor. Yargıtay, üstün ve tanınmış marka olduğu iddia edilen JUMP’un Türkiye’de yeterince tanınmış olup olmadığının incelenmediği gerekçesi ile yerel mahkemeye iade ediyor. Yerel mahkeme kararında direniyor. Olay ilginç. Sonunda yeni jump iptal ediliyor.

Bizim olayımıza dönecek olursak biz yaptığımız web sitemizle ve alan adımızla o ismi tanıttık ama mahkemenin bunu yeterli görüp görmeyeceği konusunda da endişelerim var. Çünkü tamam biz o siteyi 7 senedir işletiyoruz ama öyle sokakta gördüğünüz adam da bilmez, Türkiyede çok tanınan bir isim haline de gelmiş değil. Dolayısıyla marka tescili yaptımış olan kişiye bu adam bizim tanınmışlığımızdan yararlanmak istiyor deyip markasını hükümsüz bıraktırmamız biraz zor. Peki diğer unsura bakalım yani Kötü Niyet unsuruna. Bizim alan adımıza marka tescili yaptırmış olan kişiye gidip te bunlar kötü niyetle yaptırdı dememiz de çok mümkün değil çünkü o adamlar da aynı sektördeler. Bana ne kardeşim ben de bu adı kullanmak istedim ve baktım ki marka tescili yapılmamış gidip aldım diyebilirler.
Kısaca bu iki unsur da bana göre dava açıp o markayı hükümsüz bırakmaya yetmiyordu.

Peki nasıl olurdu da alan adı bir koruma sağlamazdı. Yani o zaman sizin elinizde o sonu .com ile .net ile biten domainlerinizin hiçbir anlamı yoktu. Eğer faaliyet gösterdiğiniz ülkede o alan adı ile ilgili marka tescili yaptırmadıysanız birisi çıkıp ta o ülkede marka tescili yaptırabilir ve siz de o siteyi o ülkede işletmeye devam ederseniz tazminatı yerdiniz.

Marka ajansı bunun yanında bir kriter daha olduğunu belirtti. Sadece kötü niyet veya tanınmış markadan istifade etmek nedeniyle marha hükümsüzlüğü olmuyor, eğer siz o markayı tescil ettirmemiş olsanız dahi o isimle yıllardır faaliyet gösterdiğinizi belge ile ispatlıyabiliyorsanız o zaman yine o markayı hükümsüz bıraktırabilirsiniz dediler. Evet bu olabilirdi, çünkü bizim faturalarımızın üzerinde ta 2003 yılından buyana o sitemizin de adı ve logosu bulunur. Bu sitenin bizim tarafımızdan 7 senedir işletildiği de başkaca delillerle kolayca kanıtlanabilir. Bunu yapalım dedik. Ancak yine dava açmak ve bu 8000 TL lik dava masrafına katlanmak gerek. Üstelik eliniz ne kadar kuvvetli olursa olsun Türkiye’de mahkeme denen yerlerde kararın ne çıkacağı belli olmaz. Siz kesin bu davayı alırız dersiniz bir bakarsınız ki ummadığınız şekilde kaybetmişsiniz. Benim tecrübelerim göstermiştir ki Türkiyede malesef mahkemeler ilk değil son başvurulacak yer olmalıdır. Öncelikle mahkemeye gitmeden çözebiliyorsanız çözün derim. Neden böyle dediğimi başıma gelmiş olan pekçok mahkeme macerası bana öğretmiştir. İleriki yazılarımda anlatırım da hayretle okursunuz.

Tabi 8000 TL verip bir de uzun ve sinir bozucu dava sürecini yaşamak istemem. Hiç iç rahatlatacak bir yazı, bir araştırma, bu konudaki bir dava örneği falan yok mu yahu? Cumartesi akşama doğru tüm personelimiz gittikten sonra sakin ve sessiz ofiste bu konuyu daha da araştırmaya karar verdim. Sonunda müjdeli yazıyı buldum. Ellerine sağlık hocam. Sayın Doç. Dr. Savaş Bozbel’in PDF formatındaki incelemesini buldum.

Doç. Dr. Savaş Bozbel şöyle diyor.
-MarkaKHKm. 8/III anlamında işaretin alan adı olarak kullanılması
“Bir işaret alan adı olarak kullanılmak suretiyle ayırt edicilik vasfını kazanmışsa, daha sonra aynı işaretin bir başkası tarafından marka olarak tescil edilmesi halinde, bu kimsenin markası ile aynı olan işaretin alan adı olarak kullanılmasına itiraz etmesi mümkün değildir.”

Buradan anladığım şuydu ki benim alan adım yıllardır bu alan adı ile faaliyet göstererek ticaret yaptığım için bir ayırt edicilik kazanmış, daha sonra bir başkası bunu marka olarak tescil ettirmesi halinde bu kişi markası benimle aynı olduğu için bu alan adımı kullanmama itiraz edemiyor.

Hemen Sn. Doç.Dr. Savaş Bozbel’e mail göndererek kısaca derdimi anlattım ve kendisi konunun uzmanı olduğundan, kısa bir yardım rica ettim. Kendisi sağolsun ricamı kırmadı ve cevaplandırdı. Cevap şu şekilde.

“Samed Bey merhabalar,
Bahsettiğiniz kadarıyla, siz bu alan adını kullanmış, bu alan adı altında faaliyette bulunmuş, hizmet vermişseniz, bu işaret üzerindeki rüçhan hakkı size ait demektir, yani işareti marka olarak tescil ettiren kimse sizin bu alan adınıza itiraz etme hakkı yoktur. Ayrıca konu ile ilgili MarkaKHK m. 9/II (e) bendi de bu hususu teyit etmektedir. Hatta, mal ve hizmetlerde aynı ya da benzerlik varsa, bu markanın hükümsüzlüğü davası dahi açabilirsiniz.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.”

Hocam saolsun. Bundan sonra Marka KHK 9II (e) bendini inceledim. Bu konuda bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Markaların Korunması hakkında KHK dediğinizde google’da ilk sırada Alo Maliye’nin sitesi ve bu KHK’nın yer aldığı sayfası çıkıyor. Buradaki KHK metni eski ve eksik. Örneğin bana en lazım olan 9II (e) bendi orada yok. (d)’de bitiyor. Demek ki sonradan buna eklemeler oldu ama güncellenmedi.

Madde 9-Aşağıda belirtilen hallerde, marka sahibinin, izni alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi vardır:
9II (e) bendi şöyle diyor:
“İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.”

Dolayısıyla bizim o marka ile aynı olan alan adımızı 7 senedir kullanıyor olmamız ve onların ise bizden 6 sene sonra bunu tescil ettirmiş olması bizim açımızdan haklı ve meşru bir kullanım olacağından marka sahibi bizim bu alan adı ile ticari faaliyette bulunmamıza engel olamıyor. Hatta bizim onlara karşı Markanın Hükümsüz bırakılması için dava açma hakkımız oluyor. Bu arada belirteyim ki dava açma süresi markanın tescilinden itirbaren 5 yıl.

Kısaca: Yukarıdaki yazımda kendi başımıza gelen ve tecrübe ettiğim örnekten yola çıkarak tüm e-Ticaret alanında faliyet gösteren dostlara şu konuda uyarıda bulunmak istedim.
Sahibi olduğunuz ve işletmekte olduğunuz alan adını Türkiyede marka tescili yaptırarak koruyun. Bu hem size bu alan adınızın başkaları tarafından da kullanılmasını engellemeniz için koruma sağlayacaktır hem de ve bence daha da önemlisi birilerinin çıkıp ta o alan adını marka olarak tescil ettirip sizin başınızı ağrıtmasını önleyecektir.
Her ne kadar siz o marka tescilinden daha önce bu alan adı ile ticaret yaptığınızı ve tanındığınızı iddia etseniz de karşı tarafın size açacağı davalar ile sonunda kazanan siz olsanız dahi uğraşmaya değmez.